不侵權(quán)！涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛再起波瀾

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引子：

? 涉外定牌加工亦被稱為OEM（Original Equipment Manufacture），一般指的是境內(nèi)企業(yè)依據(jù)境外主體（境外商標(biāo)的權(quán)利人或使用權(quán)人）的委托在境內(nèi)制造商品，并出口到境外銷售的行為。

? 我國(guó)作為生產(chǎn)力大國(guó)，自改革開放以來，承接了大量的海外代工訂單（當(dāng)年人力成本低）。隨著我國(guó)人民物質(zhì)文化生活水平提高（人力成本變高），同時(shí)越來越多的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化（華強(qiáng)北YYDS），不少外企轉(zhuǎn)而尋求東南亞等成本較低的國(guó)家代工。

? 然而一場(chǎng)疫情徹底將全球產(chǎn)業(yè)打回原形，大潮退去才知道誰在裸泳。2021年，我國(guó)出口金額達(dá)到3.36萬億美元，一年增量超過去九年之和。

? 外貿(mào)產(chǎn)業(yè)利好的同時(shí)，OEM所涉的商標(biāo)侵權(quán)糾紛亦是愈演愈烈。

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昨天：

“亞環(huán)案”：

? 提到涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛，基本繞不開“亞環(huán)案”，即再審申請(qǐng)人浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與被申請(qǐng)人萊斯防盜產(chǎn)品國(guó)際有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案【（2014）最高法民提字第38號(hào)】，該案再審判決認(rèn)為涉外定牌加工中的商業(yè)標(biāo)識(shí)使用不屬于商標(biāo)的使用，認(rèn)定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

? 最高院認(rèn)為：“上述使用相關(guān)“PRETUL”標(biāo)志的行為，在中國(guó)境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲(chǔ)伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國(guó)使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國(guó)境內(nèi)并不具有識(shí)別商品來源的功能省略號(hào)?在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。”

? 在此之前關(guān)于涉外定牌加工是否侵權(quán)的判決、學(xué)術(shù)爭(zhēng)論不休。該判決在當(dāng)時(shí)一力鎮(zhèn)壓侵權(quán)論（斗宗強(qiáng)者、恐怖如斯）。

“東風(fēng)案”：

? ? ? ? “東風(fēng)案”，即再審申請(qǐng)人江蘇常佳金峰動(dòng)力機(jī)械有限公司與被申請(qǐng)人上海柴油機(jī)股份有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案【（2016）最高法民再339號(hào)］】。

? 最高院認(rèn)為：“一般來講，不用于識(shí)別或區(qū)分來源的商標(biāo)使用行為，不會(huì)對(duì)商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤導(dǎo)或引發(fā)混淆?省略號(hào)?在常佳公司加工生產(chǎn)或出口過程中，相關(guān)標(biāo)識(shí)指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊(cè)商標(biāo)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的正常識(shí)別區(qū)分功能，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。”

? ? ? ?“東風(fēng)案”國(guó)內(nèi)商標(biāo)持有人在先注冊(cè)，國(guó)內(nèi)商標(biāo)為馳名商標(biāo)，甚至此前常佳公司曾簽訂《補(bǔ)償協(xié)議》，承諾不再侵犯上柴公司商標(biāo)權(quán)。在此情況下最高院仍改判不侵權(quán)，無疑是給侵權(quán)論（僅指該觀點(diǎn)）的棺材板鋪了層混凝土。

“豐田案”：

? 在此情況下，誰料風(fēng)云再起，那個(gè)人，他回來了。“HONDA”vs“HONDAKIT”案，即本田技研工業(yè)株式會(huì)社（Honda Motor Co., LTD.）與重慶恒勝鑫泰貿(mào)易有限公司、重慶恒勝集團(tuán)有限公司商標(biāo)糾紛案。

? 本案一審認(rèn)定侵權(quán)，二審改判不侵權(quán)，再審撤銷二審認(rèn)定侵權(quán)。

? 最高院認(rèn)為：“恒勝鑫泰公司、恒勝集團(tuán)的被訴侵權(quán)行為屬于涉外定牌加工。但是，隨著電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，即使被訴侵權(quán)商品出口至國(guó)外，亦存在回流國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的可能。同時(shí)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國(guó)消費(fèi)者出國(guó)旅游和消費(fèi)的人數(shù)眾多，對(duì)于“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性。此外，恒勝鑫泰公司、恒勝集團(tuán)在其生產(chǎn)、銷售的被訴侵權(quán)的摩托車上使用“HONDAKIT”文字及圖形，突出增大“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，同時(shí)將H字母和類似羽翼形狀部分標(biāo)以紅色，與本田株式會(huì)社請(qǐng)求保護(hù)的三個(gè)商標(biāo)構(gòu)成在相同或者類似商品上的近似商標(biāo)，具有造成相關(guān)公眾混淆和誤認(rèn)的可能。

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今天：

? 時(shí)間來到2022年1月，“STAHLWERK”案落下帷幕，浙江高院駁回時(shí)代威科公司的再審申請(qǐng)，認(rèn)為“STAHLWERK”案不侵權(quán)。

? 本案為再審申請(qǐng)人深圳市時(shí)代威科焊接科技有限公司與被申請(qǐng)人浙江勞士頓科技股份有限公司）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案。

? 浙江高院認(rèn)為：“首先，勞士頓公司的被訴行為系合法授權(quán)范圍內(nèi)的涉外定牌加工行為。德國(guó)stahlwerk公司個(gè)人責(zé)任股東及企業(yè)管理負(fù)責(zé)人巴拉班于2009年4月8日在德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)了302009021017號(hào)“STAHLWERK”商標(biāo)，核定使用商品類別為第7類的電焊機(jī)等。巴拉班以德國(guó)stahlwerk公司所有人及“STAHLWERK”商標(biāo)注冊(cè)人的身份出具授權(quán)書，確認(rèn)德國(guó)stahlwerk公司曾于2017年10月25日授權(quán)勞士頓公司在電焊機(jī)產(chǎn)品及產(chǎn)品外箱上使用“STAHLWERK”商標(biāo)。被訴侵權(quán)商品系由勞士頓公司接受德國(guó)stahlwerk公司委托定牌生產(chǎn)，勞士頓公司在定牌生產(chǎn)過程中規(guī)范使用德國(guó)stahlwerk公司授權(quán)使用的“STAHLWERK”商標(biāo)，且被訴侵權(quán)商品最終均向德國(guó)出口并在德國(guó)境內(nèi)銷售。

? 其次，時(shí)代威科公司在本案中行使商標(biāo)權(quán)的方式有違誠(chéng)實(shí)信用原則?！吨腥A人民共和國(guó)商標(biāo)法》第七條第一款規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則。在商標(biāo)侵權(quán)案件審理中，同樣應(yīng)體現(xiàn)誠(chéng)實(shí)信用原則的價(jià)值引導(dǎo)作用，任何有違商標(biāo)法的立法本意和宗旨，不正當(dāng)行使商標(biāo)權(quán)的行為不應(yīng)得到法律的支持。”

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太長(zhǎng)不看版：

1、勞士頓公司在定牌加工中規(guī)范使用，商品最終均出口到商標(biāo)權(quán)人所在國(guó)。

2、時(shí)代威科公司關(guān)聯(lián)方曾為德國(guó)S公司代理商，卻搶注商標(biāo)并進(jìn)行訴訟。

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明天：

? 最高院去年大力促進(jìn)“類案同判”，本文中定牌加工四案判決結(jié)果的反復(fù)橫跳是否違反這一原則？對(duì)此不做過多討論（我不是慫了，狗頭）。

? 其實(shí)浙江高院再審裁定事實(shí)理由中的第一段就對(duì)此做了回應(yīng)：“人民法院審理涉及涉外定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件，應(yīng)當(dāng)充分考量國(guó)內(nèi)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，對(duì)特定時(shí)期、特定市場(chǎng)、特定交易形式的商標(biāo)侵權(quán)糾紛進(jìn)行具體分析，準(zhǔn)確適用法律，妥善平衡商標(biāo)權(quán)人與定牌加工方的利益，促進(jìn)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展。”

? 案情不同，大局為重啊同志們?。?！

? 對(duì)于受委托的加工方（被告）來說，本案已經(jīng)對(duì)侵權(quán)界限做了明確指引（所以不要問我OEM侵不侵權(quán)了），即，至少滿足如下條件的情況下不構(gòu)成侵權(quán)：

1、境外委托方具有商標(biāo)權(quán)，且出具授權(quán)，授權(quán)鏈條完整無瑕疵；

2、加工方規(guī)范使用商標(biāo)，與委托方境外商標(biāo)完全一致；

3、生產(chǎn)商品全部出口到委托方所在國(guó)；

4、境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人（原告）惡意搶注，即其與境外商標(biāo)權(quán)人具有交易關(guān)系或明知、應(yīng)知境外商標(biāo)，搶先在境內(nèi)申請(qǐng)。

? 上述條件中最難的其實(shí)是第四點(diǎn)，如果境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人通過無關(guān)聯(lián)關(guān)系者搶注商標(biāo)，似乎鹿死誰手還未可知。在此建議，為保萬全，加工方在正式生產(chǎn)前應(yīng)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢索調(diào)查以及應(yīng)對(duì)預(yù)案，方能安心賺錢。

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